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キルビー事件と特許法第104条の3

2014-02-09特許法

キルビー事件を契機にH16に特104条の3が新設され、当該特許が無効にされるべきと認められるべき場合は、差止請求など特許権の行使が認められないこととなりました。

補正と訂正

2013-05-29工業所有権四法

「補正」も「訂正」も、普段使っている用法としては、どちらも間違いを直す、みたいな意味なのですが、特許法などでは、これらの言葉は厳密に区別しています。

補正は、手続きの補正であり、主に出願時に提出した内容を修正することを言います。そして、訂正はすでに権利化した内容について修正をすることを言います。訂正のほうが、権利化したものを対象としているため、修正できる内容は大きく制限されます。

なので、拒絶理由通知に対して訂正を行うというのは、ありえない話なのですね…。

以下のサイトを参考にしました。

• あいぎ特許事務所 オンライン知財用語集「補正」
• あいぎ特許事務所 オンライン知財用語集「訂正」

擬音語・擬態語の商標について

2013-03-19商標法

そもそものきっかけは、「メディクイックH」という製品のページを見たことでした。

このページを読み進めていくと、「ぷつぷつ」「ポロポロ」に、登録商標を表す(R)の文字が。擬音に商標…、これはなんなのだろう…。

そこで、ネットでこの件について調べていたら、凜国際特許業務法人の「商標」のページに、「擬音語・擬態語の商標登録及びその商標権侵害リスク対策」という資料を発見しました。

この資料によれば、擬音語・擬態語で商標登録されているものが多数ある(とくに食品などの分野)ため、商品名として含める場合は既存の商標とは非類似にしたり、パッケージデザイン時に擬態語を食感などを直接的に表現するように配置するよう、アドバイスがされています。

ということは、逆に考えると、擬音の商標権を取得すれば、その擬音については製品名やキャッチコピーに自由に使えるので、類似の他社製品と差別化が図りやすいのではないか、と、個人的に感じました。

一般企業は営利目的なので、行為に対しては何かしらの理由がきっとあるはずです。擬音の商標登録の理由として、個人的な結論としては差別化を図るためだと考えましたが、もちろん他の理由もたくさんあるとは思います。もし、他の理由を御存知でしたらお教えいただけるとありがたいです。

STP事件、マグアンプK事件

2013-03-17商標法

商標法に関する事件についてまとめてみます。この記事のタイトルに挙げた2つの事件は、それぞれ似たような事件内容で、大雑把に言えば、商品を勝手に小分けして、小分けしたものに対して、元々の商品の商標を付す行為は、商標法違反であるというものです。

STP事件は大阪地判昭和51年(ヨ)2469号(昭和51年8月4日)、マグアンプK事件は大阪地裁平成6年(ワ)第11250号(大阪地裁平成6年2月24日)です。 マグアンプK事件は判決文が検索できなかったので、下記ページをご参照下さい。

マグアンプK事件 | 弁理士試験　判例大辞典

STP事件の判決文の内容を要約すると、次のとおりです。

事件について

本件疎明によれば、つぎの事実が一応認められる。

1. 債権者は商標権者である。
2. 債務者Aは債権者に無断で、債務者Bに対し、債権者製造にかかるものと全く同一の外観を有する本件登録商標を付した罐の製造を依頼し、債務者Bは右依頼により右の罐を製造のうえ債務者Aに引き渡していること。
3. 債務者Aは、申請外がアメリカから輸入している、本件登録商標を付したドラム罐入りのその指定商品に該当するオイルトリートメントを申請外から買受けたうえ、これを前記2. に記載の一〇オンス入りの罐に小分けして販売していること。

結論

右の事実によると、債務者らの、本件登録商標を前記商品に付する行為ならびに右登録商標を付した右商品の販売行為はいずれも本件商標権を侵害するものというべきである。

理由

登録商標は権利者のみ使用権を有し、第三者はこれを使用することができないことが法により保障され、登録商標が権利者により適法に使用されてはじめて出所表示機能あるいは生産源を示すとの機能を発揮し得るのである。

たとえ、真正商品であつても、何人でも自由にこれに登録商標を付し得るとするならば、登録商標に対する信頼の基礎は失われ、登録商標の機能を発揮し得ないことは明らかである。債務者らの主張は商標法の規定を無視した主張というの外ない。

本件商品は買受人がこれを小分けして転売することは予想されることであるとしても、登録商標の法律上の性質上、右の事情から直ちに権利者が右商品を売却の際これを新たな容器に小分けして第三者が擅に別に作成した登録商標を付すこととまで容認したとは到底解することができない。

一言で言えば、小分けする時点で品質が変わる可能性があって、(品質変化の有無に関わらず)その行為は商標権を侵害するという判示です。

なお、「擅に」は「ほしいままに」と読みます。意味は、やりたいままに振る舞うこと。

色違い類似商標

2013-03-11商標法

という言葉は条文内には出て来ませんが、商標法第70条に規定されているものを言います。

定義としては、「その登録商標に類似する商標であつて、色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標と同一の商標であると認められるもの」をいいます。

第3項にもありますが、第37条第1号又は第51条第1項における「登録商標に類似する商標」には、色違い類似商標は含まれないのが、注意する点です。

補正却下後の新出願について

2013-03-11意匠法

補正却下後の新出願について、意匠法17条の3に規定がされています。

そもそも、なぜこの規定があるかというと…。この辺りは青本を参照してみます。

• 特許法及び実用新案法において補正却下後の新出願の制度を廃止した
• しかし、意匠法において同制度を存続することとした

という理由で、昭和60年の一部改正のときに新設されたものだそうです。

ところで、補正の却下については、この条文の1つ前の条文に、このように書かれています。

つまり、補正時に要旨変更の有無が確認されます。

なお、要旨変更であると認められた場合は…

• 意47条1項の規定により補正却下決定不服審判を請求することができる
• 審判を請求することなくその決定が確定し、又は請求をしたが理由なしとされて請求不成立とされた場合の当該審決が確定してしまうとその補正はされなかったことになり、審査はその補正がされていない姿の意匠登録出願について行われる

そこで、問題があり、 補正をしてから数か月あるいは一年以上も経った後に要旨変更であると認定される場合も少なくありません。 却下された後に新出願しても、その時点で出願の時点が、数か月あるいは一年以上も遅れたままであるというのは、意匠登録出願人に苛酷です。

そこで、特例として、 却下の決定があった補正に含まれる意匠について新たな意匠登録出願をした場合におけるその意 匠登録出願の時点を、手続補正書を提出した時にしたものとみなす、という決まりがあります。

この特例を適用する条件として、 もとの意匠登録出願は取り下げたものとみなされます。 なので、この規定の適用を受けたい場合は、 意匠登録出願人が第一項に規定する新たな意匠登録出願について同項の規定の適用を受けた い旨を記載した書面をその意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出した場合に限り、適用があるものとする、と、第3項で書かれています。

また、意匠法第17条の3は、意匠法50条第1項、商標法第55条の2第3項においても準用されていますが、これは、拒絶査定不服審判中に審判官によってなされた補正却下決定についてです。

拒絶査定不服審判中に審判官によってなされた補正却下決定に対して不服がある場合には、 東京高等裁判所に出訴することができます。このときの出訴期間は、 審判においては審査と比べてより慎重な審理が行われるため、 それに対して取消訴訟を行うかどうかの判断は比較的容易に行うことができると考えられることなどから、決定の謄本の送達があった日から30日としています。 (意匠法第59条第2項及び商標法第63条第2項において準用する特許法第178条第3項)。

したがって、意匠法50条及び商標法55条の2に読み替え規定を置くことにより、補正却下の決定の謄本送達の後に審決を行ってはならない期間、及び補正後の新出願が可能な期間についても、30日となっています。

ほぼ、青本と特許庁の資料の書き写しになってしまいました…。ちゃんとした解説は、次をご参照ください…。

• 工業所有権法（産業財産権法）逐条解説〔第19版〕 1114ページ
• 特許庁 法令改正の解説 平成20年法律改正（平成20年法律第16号）解説 59ページ

前置審査

2013-03-11特許法

条文には「前置審査」という言葉は出て来ませんが、特許法162条に書かれている審査を前置審査と言います。

特許法では、特許出願においては、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についての補正ができる時期が第17条の2で規定され、第1項4号に、拒絶査定不服審判と同時に補正を請求することができます。

しかし、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願では特17条の2を準用していないため、これらの出願では前置審査はありません。というよりも、特許出願に比べて、補正ができる期間は緩いみたいです。

実用新案の場合

意匠の場合

商標の場合

それにしても…、「の40」とは、激しい枝番号ですね…。

前置審査が設けられている理由としては…

拒絶査定不服審判において、拒絶査定がくつがえるものの大部分が、拒絶査定後に明細書、図面について補正があったことによるため

だから、だそうです。 → 前置審査（審査前置）とは – 知的財産大辞典　Chizai-Word

ひな形と見本の違いって?

2013-03-10意匠法

意匠法第6条(意匠登録出願)第2項には、次のように書かれています。

ひな形又は見本…とありますが、何が違うんでしょう。

そう思って、特許庁のページを見てみたら、そのままズバリの回答がありました。

どちらも意匠登録出願に係る物品の形態（形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合）を、図面に代えて立体物としてあらわしたものである点では同じです。ただし、見本は、使われる材質や大きさを含め意匠登録を受けようとする意匠そのものであるのに対し、ひな形は、意匠登録を受けようとする意匠に使用されるものと同一とは限らない材質、大きさで意匠をかたどって作られた模型であるという違いがあります。したがって、ひな形によってはその意匠の属する分野における通常の知識を有する者がその意匠に係る物品の材質又は大きさを理解することができないためにその意匠を認識することができないときは、その意匠に係る物品の材質又は大きさを願書に記載しなければなりません。（意匠法第6条第3項）

「見本」、「ひな形」に関するQ&A

つまり、ひな形は、登録したい意匠とは別の材質、大きさで意匠をかたどったものなので、それ自体が登録したい意匠とは異なるわけですね。なので、3項や5項にひな形(や、写真など)についての補足的な条文が書かれてあったのですね。

ジョージア事件

2013-03-10商標法

商標法の勉強をすると、必ず触れることになる事件です。

まずは、商標法第3条1項3号を確認します。

条文の「商品の産地、販売地」をどう捉えるかが事件で問題となりました。判決では必ずしも指定商品がその地で生産・販売されている必要はなく、需要者又は取引者によって、その地で生産・販売されているであろう、と認識させることを持って足りうると解すべきである、との見解でした。

商標登録出願に係る商標が商標法三条一項三号にいう「商品の産地又は販売地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」に該当するというためには、必ずしも当該指定商品が当該商標の表示する土地において現実に生産され又は販売されていることを要せず、需要者又は取引者によつて、当該指定商品が当該商標の表示する土地において生産され又は販売されているであろうと一般に認識されることをもつて足りるというべきである。

最高裁判決 昭和60(行ツ)68

なお、ジョージアの商標は、その後登録されました(登録2055753号)。

余談1。今回と同様なことがあったとき、仮に商3条2項の適用があっても、事件によっては商4条1項16号の適用により拒絶される可能性があります。

余談2。判例の「ひつきよう」は「畢竟」(ひっきょう と読みます) のことで、意味は、結論としては、つまるところ、だそうです。

商標法第4条1項・3項

2013-03-10商標法

いわゆる両時判断がされるのは、商4条1項8号・10号・15号・17号又は19号に該当する商標で、それ以外は査定審決時を基準に判断される。

商標権の侵害事件。

2013-03-08商標法

＜商標法違反容疑＞スタバ？いや「スター・バー」で書類送検 毎日新聞

2013年3月8日の新聞の記事ですが、数日で記事自体は削除されると思います。要は、スターバックスと似たロゴを使っていたそうで、お店の名前も「スター・バー」だったそうです。

勉強不足で申し訳ありませんが、この事件は商標は類似のもので、指定商品又は役務についても類似の範囲だと思いますので、間接侵害…なのかなあ…。すっごく自信がありません。間違っていたらごめんなさい。

直接侵害は商標法第78条

間接侵害は商標法第78条の2です

参考になりそうなページ → 手続きや法律を解説するサイト 間接侵害

外国への特許出願

2013-02-27特許法

スタブです。

特許制度は国ごとに異なるので、国ごとに出願することが原則。

1. 各国別の直接出願
2. 優先権に拠る出願(パリルート)
3. PCTルート

役に立ちそうなページ

• 国際特許出願（PCT出願）を理解しよう！(pdf)
• 【外国、特許】　外国への特許出願（パリルート出願とPCTルート出願の比較）
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